Brief IP news

1. European producers lose 500 million euros a year because of counterfeiting of sporting goods. For more information here.

2. Licensing of patents and bankruptcy. For more information here.

3. Intellectual Property in the food industry in China. For more information here. 

Advertisement

Допускани грешки относно търговски марки – Some widespread mistakes concerning trademarks

Business2community.com публикува интересна статия за някои от най-често допусканите грешки при защита на търговски марки. Макар статията да касае практиката в САЩ, разгледаните въпроси са характерни и за законодателствата в други части по света, включително Европа.
Според статията грешките, допускани от притежатели на марки са:

1. Поставянето на знакът TM индикира наличие на вид търговска марка но не означава, че марката е регистрирана, тоест обхвата на правната защита е значително по-малък.

2. Марката описва стоките или услугите за които се иска защита – това е често допускана грешка, която води или до отказ на Патентните ведомства да регистрират марката или до значително по-слабата и  сила на защита при нейното правоприлагане.

3. Допускането че регистрирана марка защитава всички възможни стоки и услуги – регистрацията на марката касае единствено посочените в заявката й стоки и услуги и не се разпрострира над други извън тях.

4. Използването на символа R преди получаване на регистрация – този символ означава наличие на регистрирана марка и трябва да се използва след регистрацията на марката.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Business2community.com published an interesting article about some of the most widespread mistakes made in case of trademark protection. Although the article concerns only the US practice, these issues are very typical for other countries around the world including Europe.

According to this information, owners of trademarks make the following mistakes:

1. Putting the symbol TM next to your mark means that you have some kind of mark but this doesn’t mean that your mark is registered, i.e. the scope of protection is narrower. 

2. The mark describes the goods and services – that’s one very widespread practice which leads to either  refusal from protection issued by the Patents offices or even with protection the mark is weaker in case of enforcement.

3. Admitting that a registered mark covers all possible goods and services – this is not true, it covers only these of them which are specified in the application for the relevant mark.

4. Using of R symbol before registration of a mark – this symbol means that your mark is already registered and can be used after registration.

More information can be found here.

Сертификати за допълнителна защита на фармацифтични продукти – ЕС ниво – SPCs in EU level

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑539/13 Merck Canada Inc.,  Merck Sharp & Dohme Ltd  срещу  Sigma Pharmaceuticals plc. Делото касае следното:

Merck Canada е притежател на европейски патент EP UK № 480 717 за „монтелукаст или фармацевтично приемлива негова сол, за предпочитане монтелукаст натрий“. Въз основа на патента е издаден СДЗ, чийто срок на действие изтича на 24 февруари 2013 г.

Монтелукаст е активната съставка на „Singulair“.

Първото разрешение за търговия със „Singulair“ в Европейския съюз е издадено от компетентните финландски органи на 25 август 1997 г. Съответното разрешение за търговия в Обединеното кралство е издадено на 15 януари 1998 г. на MSD.

Учреденото по ирландското право дружество Merck Sharp and Dohme (Ireland) Ltd разполага с изключителна лицензия за патента и за СДЗ за периода от 1 октомври 2007 г. до 1 декември 2010 г.

На 22 юни 2009 г. дружеството Pharma XL Ltd (наричано по-нататък „Pharma XL“), което e свързано със Sigma, изпраща известие до MSD в Обединеното кралство за намерението си да внася „Singulair“ в дозови форми от 5 mg и 10 mg от Полша в Обединеното кралство. Към тази дата MSD е притежател на разрешението за търговия в Обединеното кралство, но няма права върху действащия патент и действащия СДЗ.

На 14 септември 2009 г. Pharma XL подава две заявления за издаване на разрешения за паралелен внос на „Singulair“ до Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Регулаторна агенция за лекарствените продукти и медицинските изделия), съответно за дозовите форми от 5 mg и от 10 mg на този лекарствен продукт. С актове от 21 май и 10 септември 2010 г. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency издава разрешенията. В тях Sigma е посочено сред одобрените вносители на продукта.

Между 4 юни и 15 септември 2010 г. Pharma XL изпраща три известия до MSD за намерението си да внася „Singulair“ и да преопакова този фармацевтичен продукт в дозови форми от 5 mg и от 10 mg.

След изпращането на тези известия Sigma започва да внася от Полша преопакован от Pharma XL „Singulair“.

На 14 декември 2010 г. Merck Canada и MSD изпращат писмо до Pharma XL, в което възразяват срещу паралелния внос на „Singulair“. При получаването на писмото, на 16 декември 2010 г., Sigma незабавно спира продажбите на „Singulair“ от Полша. Извършеният от Sigma паралелен внос до тази дата се оценява на над два милиона британски лири, като същата е и стойността на притежаваните от дружеството складови наличности от „Singulair“, преопакован за пазара в Обединеното кралство.

На 10 юни 2011 г. Merck Canada и MSD предявяват иск пред Patents County Court (Районен патентен съд) за нарушение на правата им по патента. С решение от 27 април 2012 г. искът им е уважен. Sigma обжалва това решение пред запитващата юрисдикция.

Видно от информацията, предоставена от тази юрисдикция, между страните в главното производство е безспорно, че Специфичният механизъм се прилага към патента и към СДЗ за монтелукаст, поради което принципно е възможно позоваване на осигуряваната от тях закрила, за да се предотврати паралелен внос на „Singulair“ от Полша. Страните обаче спорят относно начина на упражняване на правата, произтичащи от тази закрила. Sigma смята, че притежателят или ползвателят на патента или на СДЗ следва да заяви намерението си да ползва тази закрила, докато Merck Canada и MSD поддържат, че тази закрила се прилага автоматично, без никакви предварителни формалности или изявления от страна на притежателя или ползвателя.

При тези условия Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

1)  Трябва ли да се приеме, че притежателят или ползвателят на патент или [СДЗ] може да предяви правата си по първа алинея от Специфичния механизъм единствено ако преди това е заявил намерението си да го стори?

2) Ако отговорът на първия въпрос е утвърдителен:

a)  Как трябва да се заяви това намерение?

б) Изгубва ли притежателят или ползвателят възможността да предяви правата си по отношение на вноса или продажбата на фармацевтичния продукт в държава членка, ако вносът и продажбата са осъществени, преди той да е заявил намерението си да предяви тези права?

3) Кой трябва да отправи предизвестието до притежателя или ползвателя на патента или [СДЗ] съгласно втора алинея от Специфичния механизъм? По-специално:

a)  трябва ли предизвестието да е отправено от лицето, което възнамерява да внася или продава фармацевтичния продукт,

или

б) когато заявлението за регулаторно разрешение е подадено от лице, различно от бъдещия вносител, което е допустима практика съгласно националната нормативна уредба, надлежно ли е предизвестието, отправено от лицето, подало заявлението за регулаторно разрешение, ако самото това лице не възнамерява да внася или продава фармацевтичния продукт, но все пак планираният внос и продажба ще се извършват съгласно предоставеното на него регулаторно разрешение, и

i) има ли значение дали в предизвестието е посочено лицето, което ще внася или продава фармацевтичния продукт?

ii) Има ли значение, че едно юридическо лице от група дружества, образуващи стопанска единица, отправя предизвестието и подава заявлението за регулаторно разрешение, а се планира друго юридическо лице от същата група да извършва действията по внос и продажба с разрешението на първото юридическо лице, когато обаче в предизвестието не е посочено юридическото лице, което ще внася или продава фармацевтичния продукт?

4)  До кого трябва да се отправи предизвестието по втора алинея от Специфичния механизъм? По-специално:

a)  понятието за ползвател на патент или [СДЗ] ограничава ли се до лицата, които съгласно националното законодателство имат право на иск, за да защитят правата по патента или [СДЗ],

или

б)  когато група дружества образуват стопанска единица, състояща се от множество юридически лица, достатъчно ли е предизвестието да е изпратено до юридическо лице, което е оперативно дъщерно дружество и притежател на разрешението за търговия в държавата членка, в която се извършва вносът, вместо до онова лице в групата, което съгласно националното законодателство има право на иск, за да защити правата по патента или [СДЗ], по съображение че посоченото юридическо лице може да се определи като ползвател на патента или на [СДЗ] или по съображение че има основания да се очаква при обичайния ход на събитията предизвестието да стигне до знанието на лицата, които вземат решения от името на притежателя на патента или на [СДЗ]?

в)  При утвърдителен отговор по буква б) от четвъртия въпрос: трябва ли иначе редовното предизвестие да се смята за нередовно, ако е изпратено до „управителя, отдел „Регулаторни въпроси“ на определено дружество, което не е онова лице в групата, което съгласно националното законодателство има право на иск, за да защити правата по патента или [СДЗ], а е оперативното дъщерно дружество или притежателят на разрешението за търговия в държавата членка, в която се осъществява вносът, и ако този отдел по регулаторните въпроси на практика регулярно получава известия от паралелни вносители във връзка със Специфичния механизъм и други въпроси?“.

Решението на съда:

1) Втора алинея от Специфичния механизъм, предвиден в глава 2 от приложение IV към Акта относно условията на присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз, трябва да се тълкува в смисъл, че не задължава притежателя или ползвателя на патент или на сертификат за допълнителна закрила да извести за намерението си да се противопостави на планирания внос, преди да предяви правата си по първа алинея от този механизъм. Ако обаче притежателят или ползвателят не заяви подобно намерение в едномесечния изчаквателен срок по втора алинея от този механизъм, лицето, което планира да внася фармацевтичния продукт, има пълното право да поиска от компетентните органи да разрешат вноса на продукта и евентуално да пристъпи към вноса и разпространението му. В такъв случай Специфичният механизъм лишава притежателя или ползвателя от възможността да предяви правата си по първа алинея от този механизъм по отношение на вноса и разпространението на фармацевтичния продукт, осъществени преди заявяването на това намерение.

2) Втора алинея от Специфичния механизъм трябва да се тълкува в смисъл, че известието трябва да се отправя до притежателя на патента или на сертификата за допълнителна закрила или до техния ползвател, като последното понятие обозначава всяко лице, което законно притежава правата, предоставени на притежателя на патента или на сертификата за допълнителна закрила.

3) Втора алинея от Специфичния механизъм трябва да се тълкува в смисъл, че не задължава лицето, което има намерение да внася или разпространява съответния фармацевтичен продукт, лично да отправи известието, стига от известието ясно да личи кое е това лице.

English version

European court ruled in case C‑539/13 Merck Canada Inc.,  Merck Sharp & Dohme Ltd  v. Sigma Pharmaceuticals plc. The case concerns the following:

Merck Canada is the holder of European Patent EP UK No 480 717 in respect of ‘Montelukast, or a pharmaceutically acceptable salt thereof, preferably montelukast sodium’. That patent led to the grant of an SPC, which expired on 24 February 2014.

Montelukast is used as an active ingredient of Singulair.

The first authorisation to place Singulair on the market in the European Union was granted by the competent Finnish authorities on 25 August 1997. It received its marketing authorisation in the United Kingdom on 15 January 1998.

Merck Sharp and Dohme (Ireland) Ltd, a company incorporated under Irish law, was the exclusive licensee of the patent and the SPC from 1 October 2007 to 1 December 2010.

On 22 June 2009, Pharma XL Ltd (‘Pharma XL’), an associated company of Sigma, gave MSD notification, at its address in the United Kingdom, of its intention to import Singulair in 5 mg and 10 mg dosage forms from Poland to the United Kingdom. At that time, MSD held the marketing authorisation in the United Kingdom but had no rights in the patent or the SPC in force.

On 14 September 2009, Pharma XL filed two applications with the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency for parallel import licenses for Singulair in 5 mg and 10 mg dosage forms, respectively. By decisions of 21 May and 10 September 2010, the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency granted those licenses. Those decisions referred to Sigma as one of the authorised importers of the pharmaceutical product in question.

On three occasions between 4 June and 15 September 2010, Pharma XL gave MSD notification of its intention to import Singulair and to present the repackaged product in 5 mg and 10 mg dosage forms.

Following those notifications, Sigma began to import Singulair from Poland in a form repackaged by Pharma XL. 

On 14 December 2010, Merck Canada and MSD wrote to Pharma XL objecting to the parallel imports of Singulair. Upon receipt of that letter on 16 December 2010, Sigma immediately ceased sales of Singulair from Poland. The value of Sigma’s parallel imports of Singulair up to that date is estimated to be in excess of £2 million, as is the value of the Sigma’s stocks of Singulair repackaged for the United Kingdom market.

On 10 June 2011, Merck Canada and MSD brought infringement proceedings before the Patents County Court. Their application was granted by judgment of 27 April 2012. Sigma appealed against that decision before the referring court.

It is apparent from the information provided by the referring court that the parties to the main proceedings accept that the Specific Mechanism applies to the patent and the SPC for Montelukast, so that, in principle, their protection may be invoked to prevent the parallel importation of Singulair from Poland. On the other hand, the parties disagree as to the manner in which that protection may be enforced. Sigma is of the view that it is incumbent on the holder, or beneficiary, of the patent or SPC to demonstrate his intention to rely on that protection, whereas Merck Canada and MSD consider that such protection is automatically applicable, without any prior formal requirements or declaration on the part of the holder or his beneficiary.

 In those circumstances, the Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) decided to stay proceedings and refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling:

(1) May the holder, or his beneficiary, of a patent or [SPC] rely upon his rights under the first paragraph of the Specific Mechanism only if he has first demonstrated his intention to do so?

(2)  If the answer to Question 1 is yes:

(a) How must that intention be demonstrated?

(b)  Is the holder, or his beneficiary, precluded from relying upon his rights with respect to any import or marketing of the pharmaceutical product in a Member State that occurred prior to the demonstration of his intention to rely upon those rights?

(3) Who must give the prior notification to the holder or beneficiary of a patent or [SPC] under the second paragraph of the Specific Mechanism? In particular:

(a)  Must the prior notification be given by the person intending to import or market the pharmaceutical product?

or

(b)  Where, as permitted by the national regulatory system, an application for regulatory approval is made by someone other than the intended importer, can prior notification given by the applicant for regulatory approval be effective if that person does not itself intend to import or market the pharmaceutical product but where the intended importation and marketing will be carried out under the applicant’s regulatory approval?; and

(i)  Does it make any difference if the prior notification identifies the person that will import or market the pharmaceutical product?

(ii)  Does it make any difference if the prior notification is given and the application for regulatory approval is made by one legal person within a group of companies which form a single economic unit, and the acts of importation and marketing are to be carried out by another legal person within that group under licence from the first legal person, but where the prior notification does not identify the legal person that will import or market the pharmaceutical product?

(4)  To whom must prior notification be given under the second paragraph of the Specific Mechanism? In particular:

(a)      Is the beneficiary of a patent or [SPC] limited to persons who have a legal right under national law to bring proceedings to enforce that patent or [SPC]?

or

(b)  In a case where a group of companies forms a single economic unit comprising a number of legal entities, is it sufficient if the notification is addressed to a legal entity which is the operating subsidiary and marketing authorisation holder in the Member State of importation rather than the entity within the group that has a legal right under national law to bring proceedings to enforce that patent or [SPC], on the basis either that such legal entity may be characterised as a beneficiary of the patent or SPC, or that it is to be expected that such notification in the ordinary course of events will to come to the attention of the persons who make decisions on behalf of the patent or SPC holder?

(c)  If the answer to Question 4(b) is yes, is a notification which is otherwise compliant rendered non-compliant if it is addressed to the “the Manager, Regulatory Affairs” of a company when that company is not the entity within the group that has a legal right under national law to bring proceedings to enforce that patent or [SPC] but is the operating subsidiary or marketing authorisation holder in the Member State of importation and when that Regulatory Affairs department in practice regularly receives notifications from parallel importers regarding the Specific Mechanism and other matters?’ 

The Court’s decision:

1. The second paragraph of the Specific Mechanism provided for in Chapter 2 of Annex IV to the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded must be interpreted as not requiring the holder, or beneficiary, of a patent or supplementary protection certificate to give notification of his intention to oppose a proposed importation before invoking his rights under the first paragraph of that mechanism. However, if such a holder or beneficiary does not indicate such an intention during the one-month waiting period laid down in the second paragraph of the mechanism, the person proposing to import the pharmaceutical product in question may legitimately apply to the competent authorities for authorisation to import the product and, where appropriate, import and market it. The Specific Mechanism thus denies that holder or his beneficiary the possibility of relying on his rights under the first paragraph of the mechanism with regard to any importation and marketing of the pharmaceutical product carried out before such an intention was indicated.

2. The second paragraph of the Specific Mechanism must be interpreted as meaning that the notification must be given to the holder, or beneficiary, of the patent or the supplementary protection certificate, the latter term designating any person enjoying the rights conferred by law on the holder of the patent or the supplementary protection certificate.

3. The second paragraph of the Specific Mechanism is to be interpreted as not requiring the person intending to import or market the pharmaceutical product in question to give notification himself, provided that it is possible from the notification to identify that person clearly.

OAPI се присъедини към Мадридския протокол за регистрация на марки – OAPI joins the Madrid Protocol for the registration of marks

WIPO съобщава за присъединяването на Африканската организация за интелектуална собственост OAPI към Мадридският протокол за международна регистрация на марки. 

Протоколът влиза в сила за организацията 05.03.2014г.

По този начин ще стане възможно регистрацията на марки в всички страни членки на OAPI, които са: Бенин, Буркина Фасо, Камерун, Централна Африканска Република, Чад, Конго, Бряг на слоновата кост, Екваториална Гвинея, Габон, Гвинея, Мали, Мавритания, Сенегал, Нигер, Того, Коморските острови.

English version

WIPO reports about the accession of the African Intellectual Property Organization (OAPI) to the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.  It will enter into force, with respect to the African Intellectual Property Organization, on March 5, 2015.

By this way registration of trademarks will be possible for all member states of  OAPI which are: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Ivory Coast, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Mali, Mauritania, Senegal, Niger, Togo, Comoros.

Чипровските килими признати от ЮНЕСКО

Новина от Министерски съвет на Р.България:

Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, който заседава в Париж на своята Девета сесия, днес единодушно вписа в Световната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство предложената от България кандидатура „Традицията на производство на Чипровски килими”.

Министерството на културата представи българската кандидатура на производството на Чипровските килими пред ЮНЕСКО в края на м. март 2013 г.
Тъкането на Чипровските килими е третият български елемент, вписан в Световната листа. След Бистришките баби (2006/2008) и Нестинарството (2009), чрез вписването в Световната листа известният български килимарски център получава световна видимост, достойна за качествата на неговата килимарска продукция.
И до днес тъкачките в Чипровци тъкат на вертикален стан, тъкането на който се приема като древна форма на тъкачна техника. Младите хора в Чипровци се учат да тъкат както в семействата си, така и в организирани към училището и читалището групи за тъкане и багрене с естествени багрила.
Досието на кандидатурата за Чипровските килими е разработено под ръководството на проф. Мила Сантова от екип в състав – д-р Ива Станоева и д-р Миглена Иванова.

LTE софтуер и дело между Huawei и ZTE – LTE software and law suit between Huawei and ZTE

Главният адвокат на Европейския съд излезе със заключение по дело C‑170/13 Huawei Technologies Co. Ltd  срещу  ZTE Corp.,  ZTE Deutschland GmbH. Делото косое следното:

ZTE предлага за продажба и търгува в Германия по-специално с базови станции, оборудвани с LTE софтуер (наричани по-нататък „спорните форми на изпълнение“). Според запитващата юрисдикция предлаганите и продаваните от ZTE спорни форми на изпълнение безспорно са адаптирани към LTE софтуера и функционират въз основа на LTE стандарта. Доколкото притежаваният от Huawei спорен патент е от съществено значение за LTE стандарта, ZTE автоматично използва този патент.

От акта за преюдициално запитване е видно, че в периода между ноември 2010 г. и края на март 2011 г. Huawei и ZTE обсъждат по-конкретно нарушението на патента и възможността за издаване на лицензия. Huawei „посочва справедлива от негова гледна точка сума за лицензионна такса“. ZTE „застъпва тезата за кръстосана лицензия“. От акта за преюдициално запитване се установява също, че на 30 януари 2013 г. ZTE прави предложение за сключване на лицензионен договор за кръстосани лицензии и предлага, но не плаща сумата за лицензионната такса, която следва да се заплати на Huawei (а именно 50 EUR). Освен това запитващата юрисдикция посочва, че „[с]траните не си разменят конкретни предложения за лицензионен договор“. На 28 април 2011 г. Huawei предявява пред запитващата юрисдикция иска, който е в основата на настоящото преюдициално производство.

Пред Европейското патентно ведомство (ЕПВ) ZTE се противопоставя на издаването на спорния патент с мотива, че той не е валиден. С решение от 25 януари 2013 г. ЕПВ потвърждава валидността на патента, като отхвърля искането на ZTE. Срещу това решение понастоящем има висяща жалба.

Запитващата юрисдикция отбелязва, че използването на спорния патент от ZTE е незаконосъобразно. Според нея обаче, ако може да се приеме, че с предявяването на иска за преустановяване на нарушение Huawei е злоупотребил с „безспорно заеманото от него господстващо положение“(11), би могло да се повдигне възражение за принудителна лицензия и да се отхвърли искът за преустановяване на нарушение по-конкретно на основание член 102 ДФЕС.

Според запитващата юрисдикция два подхода позволяват да се определи моментът, от който притежателят на ПСЗС нарушава член 102 ДФЕС, злоупотребявайки със своето господстващо положение по отношение на нарушител на патент.

На първо място, както посочва запитващата юрисдикция, в решението си от 6 май 2009 г. Norme Orange Book (KZR 39/06, наричано по-нататък „решение Orange-Book-Standard“)(12) Bundesgerichtshof (Федералният върховен съд, Германия) е приел, че злоупотреба с господстващо положение от страна на патентопритежател, който предявява иск за преустановяване на нарушение, макар и ответникът да може да претендира да му бъде издадена лицензия за този патент, е налице единствено ако са изпълнени следните условия:

„От една страна, ответникът трябва безусловно да е предложил на ищеца да сключат лицензионен договор (като по-специално подобно предложение не трябва да съдържа клауза, ограничаваща лицензията само до случаите на нарушение на патентни права), като се има предвид, че ответникът трябва да е обвързан с предложението, което ищецът е длъжен да приеме, доколкото отказът му би могъл несправедливо да възпрепятства ответника или да наруши принципа на недопускане на дискриминация.

В случай че ответникът счита, че претендираният от ищеца размер на лицензионната такса е прекомерно висок, или когато ищецът откаже да определи размера му, предложението за сключване на лицензионен договор се счита за безусловно, ако то предвижда, че ищецът трябва да определи размера на лицензионната такса по справедливост.

От друга страна, когато ответникът вече използва патентования продукт преди ищецът да е приел предложението му, той трябва да изпълни задълженията си по бъдещия лицензионен договор с оглед на използването на патента. Това предполага по-специално, че ответникът трябва да изготви отчет за действията си по използването на патента съгласно условията на недискриминационен договор и да изпълнява произтичащите от него задължения за плащане.

В рамките на изпълнението на задължението за плащане ответникът не е длъжен да заплаща лицензионната такса непосредствено на ищеца. Всъщност той може да депозира сумата на лицензионната такса в Amtsgericht [районен съд]“.

На второ място, запитващата юрисдикция отбелязва, че в прессъобщение(13) относно изпратено до Samsung Electronics и др. изложение на възраженията (COMP/C‑3/39.939) в производство по иск за установяване на нарушение на патентни права на пазара на мобилни телефони, Европейската комисия най-напред поддържа, че предявяването на иск за преустановяване на нарушение е недопустимо по смисъла на член 102 ДФЕС, тъй като случаят се отнася до ПСЗС, че патентопритежателят е изразил пред организация по стандартизация готовността си да предостави лицензии при FRAND условия и че самият нарушител на патента има готовност да води преговори за подобна лицензия.

Както посочва запитващата юрисдикция обаче, в прессъобщението си Комисията не обяснява при какви условия може да се приеме, че нарушител на патент има готовност за водене на преговори. Комисията също не възприемала критериите, установени от Bundesgerichtshof в решението му „Orange-Book-Standard“.

Запитващата юрисдикция счита, че ако установените от Bundesgerichtshof критерии се приложат към настоящия случай, възражението на ZTE, основано на принудителна лицензия, не би могло да бъде основателно, така че искът за установяване на нарушение трябвало да бъде уважен. Тя смята, че в тази хипотеза Huawei не е било длъжно да приеме едно от писмените предложения на ZTE с оглед сключването на лицензионния договор и то по посочените от нея две причини.

На първо място, предложенията за сключване на лицензионен договор на ZTE трябвало да се приемат като недостатъчни, поради това че не ставало въпрос за „безусловни“ предложения по смисъла на практиката на Bundesgerichtshof, тъй като те били ограничени само до продуктите, при които се създават условия за нарушение на патентни права.

На второ място, независимо дали размерът на лицензионната такса е бил правилно определен, ZTE не заплатило изчислената от него лицензионна сума (а именно 50 EUR), тъй като няма никакви данни Amtsgericht да е разпоредил събирането на тази сума с оглед депозирането ѝ. Освен това запитващата юрисдикция отбелязва, че ZTE не е предоставило надлежен и изчерпателен отчет за предишни действия по използване на патента.

Запитващата юрисдикция обаче счита, че ако се приложи тезата, защитавана от Комисията в прессъобщението, предявеният от Huawei иск за преустановяване на нарушение трябвало да се отхвърли като съставляващ злоупотреба с господстващо положение. Тъй като Huawei основава своя иск на ПСЗС, ZTE е задължено да го използва, за да може да пусне на пазара спорните форми на изпълнение, адаптирани към LTE софтуера. Посочената юрисдикция напомня, че Huawei е декларирало пред ETSI готовността си да предостави лицензии на трети лица и отбелязва, че поне към релевантната дата (края на устните преговори) ZTE е имало „готовност за водене на преговори“ по смисъла на тезата на Комисията. Във всички случаи тази готовност за водене на преговори се проявявала в писмените предложения за сключване на лицензионен договор на ZTE (като тези предложения частично възпроизвеждали предложенията на Huawei). Запитващата юрисдикция счита, че в рамките на тезата на Комисията готовността за водене на преговори не се засяга от факта, че страните не могат да постигнат съгласие относно съдържанието на някои клаузи на лицензионния договор, нито по-специално относно размера на лицензионната такса, която следва да се плати.

В този контекст Landgericht Düsseldorf решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Налице ли е злоупотреба с господстващото положение от страна на притежател на патент от съществено значение за стандарт, който е декларирал пред организация по стандартизация готовността си да предостави лицензия на трети лица при спазване на [FRAND] условия, в случаите, в които той предявява иск за преустановяване на нарушение спрямо нарушител на патент, макар и нарушителят на патента да е декларирал готовност да води преговори за подобна лицензия,

или

следва да се приеме, че е налице злоупотреба с господстващо положение едва когато нарушителят на патента е направил на притежателя на патент от съществено значение за стандарт безусловно и приемливо предложение за сключване на лицензионен договор, което патентопритежателят не може да отхвърли, без несправедливо да възпрепятства нарушителя на патента или без да наруши принципа за недопускане на дискриминация, и когато нарушителят на патента изпълни своите договорни задължения във връзка с вече извършени действия по използването преди предоставянето на лицензията?

2)  Доколкото е налице злоупотреба с господстващо положение като последица от готовността на нарушителя на патента да води преговори:

Поставя ли член 102 ДФЕС особени изисквания, свързани с качествени и времеви характеристики относно готовността за водене на преговори? Може ли да се приеме по-конкретно, че е налице готовност за водене на преговори, когато нарушителят на патента декларира само общо и (устно), че е готов да започне преговори, или същият трябва вече да е започнал преговори, в хода на които например да е посочил конкретни условия, въз основа на които е готов да сключи лицензионен договор?

3) Доколкото представянето на приемливо и безусловно предложение за сключване на лицензионен договор е предпоставка за злоупотребата с господстващо положение:

Поставя ли член 102 ДФЕС особени изисквания, свързани с качествени и времеви характеристики относно това предложение? Трябва ли предложението да включва всички разпоредби, които обикновено съдържат лицензионните договори в областта на техниката? Трябва ли по-специално предложението да бъде обусловено от това патентът от съществено значение за стандарт действително да се използва и/или да е валиден?

4) Доколкото изпълнението на задължения в тежест на нарушителя на патента, произтичащи от лицензията, която следва да се предостави, е предпоставка за злоупотребата с господстващо положение:

Поставя ли член 102 ДФЕС особени изисквания по отношение на тези действия по изпълнението? Длъжен ли е нарушителят на патента да отчете предишни действия по използване и/или да заплати лицензионни такси? Може ли задължение за плащане на лицензионни такси да бъде изпълнено, при необходимост, и чрез предоставяне на обезпечение?

5) Отнасят ли се условията, при които следва да се приеме, че е налице злоупотреба с господстващо положение от притежателя на патент от съществено значение за стандарт, и за предявяването на други претенции, произтичащи от нарушение на патентни права (предоставяне на счетоводни данни, изтегляне на стоки, обезщетение за вреди)?“.

Заключение на Главния адвокат:

1) Предявяването от притежателя на патент от съществено значение за стандарт, който е поел ангажимент към организация по стандартизация да предоставя лицензии на трети лица при FRAND условия (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), а именно при справедливи, разумни и недискриминационни условия, на искане за поправителни мерки или на иск за преустановяване на нарушение срещу нарушител на патент съответно съгласно членове 10 и 11 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, което може да доведе до изключването на продуктите и на услугите на нарушителя на патент от съществено значение за стандарт от пазарите, обхванати от стандарта, съставлява злоупотреба с неговото господстващо положение съгласно член 102 ДФЕС, ако е доказано, че притежателят на патент от съществено значение за стандарт не е изпълнил своя ангажимент, въпреки че нарушителят на патента обективно е изразил готовност, желание и притежава дееспособност да сключи такъв лицензионен договор.

2) Изпълнението на този ангажимент предполага, че преди да подаде искане за поправителни мерки или да предяви иск за преустановяване на нарушение, притежателят на патент от съществено значение за стандарт трябва да предупреди писмено и мотивирано предполагаемия нарушител, освен ако се установи, че последният е получил изчерпателна информация, за съответното нарушение с посочване на релевантния патент от съществено значение за стандарт и на начина, по който той е нарушен от нарушителя, като в противен случай би допуснал злоупотреба с господстващото си положение. Във всички случаи притежателят на патент от съществено значение за стандарт трябва да направи на предполагаемия нарушител на патента писмено предложение за сключване на лицензионен договор при FRAND условия, което трябва да включва всички условия, съдържащи се обикновено в лицензионните договори в съответния сектор на дейност, а именно точния размер на лицензионната такса и начина, по който тя се изчислява.

3) Нарушителят на патента трябва да отговори на предложението с дължимата грижа и почтеност. Ако не приеме предложението на притежателя на патент от съществено значение за стандарт, той трябва в кратък срок да направи на последния писмено и разумно насрещно предложение относно клаузите, с които не е съгласен. Подаването на искане за поправителни мерки или предявяването на иск за преустановяване на нарушение не съставлява злоупотреба с господстващо положение, когато действията на нарушителя на патента са само тактика и/или забавяне, и/или проява на непочтеност.

4) Когато преговорите не са започнали или не приключат успешно, действията на предполагаемия нарушител на патента не могат да се считат за забавяне или за проява на непочтеност, ако той поиска граждански или арбитражен съд да определи FRAND условията. В този случай е оправдано притежателят на патент от съществено значение за стандарт да поиска от нарушителя на патента да представи банкова гаранция за плащането на лицензионните такси или да депозира временно определена по размер сума в граждански или арбитражен съд за миналото и бъдещото използване на неговия патент.

5) Действията на нарушител на патент не могат да се считат за забавяне или за проява на непочтеност и когато по време на преговорите за издаване на лицензия при FRAND условия той си запазва правото да оспори пред граждански или арбитражен съд след издаването на подобна лицензия валидността на този патент, извършеното от него прилагане на патентния метод и същественото значение на патента за съответния стандарт.

6) Съдебно производство, образувано по инициатива на притежателя на патент от съществено значение за стандарт с искане за предоставяне на счетоводни данни, не съставлява злоупотреба с господстващо положение. Съответната юрисдикция трябва да следи за това мярката да е основателна и пропорционална.

7) Иск за обезщетение за вреди и пропуснати ползи за предишни действия по използване на патента, предявен от притежател на патент от съществено значение за стандарт и който има единствено за цел да обезщети същия за по-ранни нарушения на неговия патент, не съставлява злоупотреба с господстващо положение.

 

 English version

The General Advocate M. WATHELET issued an opinion in Case C-170/13 Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH. Case obliquely following:

Among the products developed and marketed by ZTE in Germany are base stations with LTE software (‘the disputed embodiments’). According to the referring court, the disputed embodiments developed and marketed by ZTE are unquestionably made for use with LTE software and operate on the basis of the LTE standard. Given that the patent at issue, owned by Huawei, is essential to the LTE standard, ZTE inevitably uses that patent.
It emerges from the order for reference that, between November 2010 and the end of March 2011, Huawei and ZTE engaged in discussions relating, inter alia, to the infringement of the patent and the possibility of concluding a licensing agreement. Huawei ‘named the amount which it considered to be a reasonable royalty’. ZTE ‘sought a cross-licensing agreement’. It also emerges from the order for reference that, on 30 January 2013, ZTE made an offer for a cross-licensing agreement and proposed, but did not pay, a royalty due to Huawei (in the amount of EUR 50). Furthermore, the referring court states that ‘[t]he parties did not exchange any specific offers in relation to a licensing agreement’. On 28 April 2011, Huawei brought before the referring court the action which has given rise to these preliminary ruling proceedings.
ZTE filed an opposition before the European Patent Office (EPO) against the grant of the patent at issue on the ground that the patent was not valid. By decision of 25 January 2013, the EPO confirmed the validity of the patent and rejected ZTE’s opposition. An appeal against that decision is currently pending.
The referring court states that ZTE’s use of the patent at issue is unlawful. However, it considers that the action for a prohibitory injunction could be dismissed on grounds of the compulsory nature of the licence — on the basis of Article 102 TFEU, in particular — if it could be found that, by pursuing its action for a prohibitory injunction, Huawei is abusing ‘the dominant position which it unquestionably holds’.     (12)
According to the referring court, there are two approaches to determining the point from which the SEP-holder infringes Article 102 TFEU by abusing its dominant position in relation to the infringer.
First, the referring court points out that the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice, Germany) found in its judgment of 6 May 2009 in Orange-Book-Standard (KZR 39/06, ‘Orange-Book-Standard’)     (13) that, where the owner of a patent seeks a prohibitory injunction against a defendant who has a claim to a licence for that patent, the patent owner abuses his dominant position only where the following conditions are met:
‘First, the defendant must have made the applicant an unconditional offer to conclude a licensing agreement (an offer which, specifically, must not contain a clause limiting the licence exclusively to the cases of infringement), it being understood that the defendant must consider itself bound by that offer and that the applicant is obliged to accept it, since its refusal of the offer would unfairly hamper the defendant or breach the principle of non-discrimination.
If the defendant considers the amount of royalty claimed by the applicant to be excessive, or if the applicant refuses to quantify the royalty, the offer of an agreement is regarded as unconditional if it provides that the applicant is to determine the amount of the royalty fairly.
Secondly, if the defendant is already making use of the subject-matter of the patent before the applicant accepts its offer, it must meet the obligations which, for use of the patent, will be incumbent on it under the future licensing agreement. That means, in particular, that the defendant must render an account for its acts of use in accordance with the terms of a non-discriminatory agreement and that it must meet the resulting payment obligations.
As regards the fulfilment of that payment obligation, the defendant is not required to pay the royalty directly to the applicant. The defendant is at liberty to deposit a security for payment of the royalty at an Amtsgericht (Local Court)’.
Secondly, the referring court points out that, in a press release     (14) regarding a Statement of Objections sent to Samsung Electronics and Others (COMP/C‑3/39.939) in the course of an infringement procedure relating to the mobile telephony market, the European Commission made a preliminary assessment to the effect that the bringing of an action for a prohibitory injunction was unlawful in the light of Article 102 TFEU, given that the case concerned an SEP, that the patent holder had indicated to a standardisation body that it was prepared to grant licences on FRAND terms and that the infringer was itself willing to negotiate such a licence.
However, as the referring court points out, the Commission does not explain, in its press release, in what circumstances an infringer may be regarded as being willing to negotiate. Nor does it echo the criteria set out by the Bundesgerichtshof in its judgment in Orange-Book-Standard.
According to the referring court, if the criteria established by the Bundesgerichtshof were applied in the present case, ZTE could not legitimately rely on the compulsory nature of the licence, with the result that the action for infringement would have to be upheld. The referring court takes the view that, on that assumption, Huawei was not obliged to accept one of the offers made in writing by ZTE with a view to the conclusion of a licensing agreement. The referring court gives two reasons for that view.
First, ZTE’s offers to conclude an agreement should be regarded as inadequate on account of the fact that they were not ‘unconditional’ offers within the meaning of the case-law of the Bundesgerichtshof, since they were limited exclusively to the products giving rise to the infringement.
Secondly, regardless of whether or not the amount of the royalty was correctly determined, ZTE did not pay the royalty which it had itself calculated (EUR 50), there being nothing to indicate that the Amtsgericht had ordered the collection of that sum for deposit as a security. Furthermore, the referring court points out that ZTE did not duly or exhaustively render an account for past acts of use.
On the other hand, the referring court considers that, if the approach argued for by the Commission in its press release were taken, the action for a prohibitory injunction brought by Huawei would have to be dismissed as an abuse. Since Huawei bases its action on an SEP, ZTE is obliged to use that SEP in order to be able to place on the market the disputed LTE-compliant embodiments. The referring court observes that Huawei declared to ETSI that it was willing to license its patent to third parties and points out that ZTE was — at least at the relevant time (the end of the oral negotiations) — ‘willing to negotiate’ within the meaning of the Commission’s position. That willingness to negotiate is apparent, in any event, from ZTE’s written offers to conclude an agreement (which incorporate, in part, Huawei’s proposals). The referring court considers that, in the context of the Commission’s argument, willingness to negotiate is not affected by the fact that the parties cannot agree on the content of certain clauses in the agreement or, in particular, on the amount of the royalty payable.
In those circumstances, the Landgericht Düsseldorf decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court for a preliminary ruling:
1)Does the proprietor of a standard-essential patent which informs a standardisation body that it is willing to grant any third party a licence on [FRAND] terms abuse its dominant market position if it brings an action for an injunction against a patent infringer even though the infringer has declared that it is willing to negotiate concerning such a licence?
    or
is an abuse of the dominant market position to be presumed only where the infringer has submitted to the proprietor of a standard-essential patent an acceptable, unconditional offer to conclude a licensing agreement which the patentee cannot refuse without unfairly impeding the infringer or breaching the prohibition of discrimination, and the infringer fulfils its contractual obligations for acts of use already performed in anticipation of the licence to be granted?
2) If abuse of a dominant market position is already to be presumed as a consequence of the infringer’s willingness to negotiate:
Does Article 102 TFEU lay down particular qualitative and/or time requirements in relation to the willingness to negotiate? In particular, can willingness to negotiate be presumed where the patent infringer has merely stated (orally) in a general way that it is prepared to enter into negotiations, or must the infringer already have entered into negotiations by, for example, submitting specific conditions upon which it is prepared to conclude a licensing agreement?
3) If the submission of an acceptable, unconditional offer to conclude a licensing agreement is a prerequisite for abuse of a dominant market position:

Does Article 102 TFEU lay down particular qualitative and/or time requirements in relation to that offer? Must the offer contain all the provisions which are normally included in licensing agreements in the field of technology in question? In particular, may the offer be made subject to the condition that the standard-essential patent is actually used and/or is shown to be valid?
4)  If the fulfilment of the infringer’s obligations arising from the licence that is to be granted is a prerequisite for the abuse of a dominant market position:
Does Article 102 TFEU lay down particular requirements with regard to those acts of fulfilment? Is the infringer particularly required to render an account for past acts of use and/or to pay royalties? May an obligation to pay royalties be discharged, if necessary, by depositing a security?
5) Do the conditions under which the abuse of a dominant position by the proprietor of a standard-essential patent is to be presumed apply also to an action on the ground of other claims (for rendering of accounts, recall of products, damages) arising from a patent infringement?’

The Advocate General opinion:

1) The fact that a holder of a standard-essential patent (SEP) which has given a commitment to a standardisation body to grant third parties a licence on FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) terms makes a request for corrective measures or brings an action for a prohibitory injunction against an infringer, in accordance with Article 10 and Article 11, respectively, of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, which may lead to the exclusion from the markets covered by the standard of the products and services supplied by the infringer of an SEP, constitutes an abuse of its dominant position under Article 102 TFEU where it is shown that the SEP-holder has not honoured its commitment even though the infringer has shown itself to be objectively ready, willing and able to conclude such a licensing agreement.
2) Compliance with that commitment means that, prior to seeking corrective measures or bringing an action for a prohibitory injunction, the SEP-holder, if it is not to be deemed to be abusing its dominant position, must — unless it has been established that the alleged infringer is fully aware of the infringement — alert the alleged infringer to that fact in writing, giving reasons, and specifying the SEP concerned and the manner in which it has been infringed by the infringer. The SEP-holder must, in any event, present to the alleged infringer a written offer of a licence on FRAND terms which contains all the terms normally included in a licence in the sector in question, in particular the precise amount of the royalty and the way in which that amount is calculated.
3) The infringer must respond to that offer in a diligent and serious manner. If it does not accept the SEP-holder’s offer, it must promptly present to the latter, in writing, a reasonable counter-offer relating to the clauses with which it disagrees. The making of a request for corrective measures or the bringing of an action for a prohibitory injunction does not constitute an abuse of a dominant position if the infringer’s conduct is purely tactical and/or dilatory and/or not serious.
4) If negotiations are not commenced or are unsuccessful, the conduct of the alleged infringer cannot be regarded as dilatory or as not serious if it requests that FRAND terms be fixed either by a court or by an arbitration tribunal. In that event, it is legitimate for the SEP-holder to ask the infringer either to provide a bank guarantee for the payment of royalties or to deposit a provisional sum at the court or arbitration tribunal in respect of its past and future use of the patent.
5) Nor can an infringer’s conduct be regarded as dilatory or as not serious during the negotiations for a FRAND licence if it reserves the right, after concluding an agreement for such a licence, to challenge before a court or arbitration tribunal the validity of that patent, its supposed use of the teaching of the patent and the essential nature of the SEP in question.
6)  The fact that the SEP-holder takes legal action to secure the rendering of accounts does not constitute an abuse of a dominant position. It is for the national court in question to ensure that the measure is reasonable and proportionate.
7) The fact that the SEP-holder brings a claim for damages for past acts of use for the sole purpose of obtaining compensation for previous infringements of its patent does not constitute an abuse of a dominant position.

Едновременно присъствие на марки в Перу – Coexisting of trademarks in Peru

IP Tango съобщава за интересен казус от Перу. Nissan Motor заявява национална марка NP300 в Перу за клас 12.

General Motors притежава по-ранна перуанска марка N300 за същия клас.

Патентното ведомство на страната отказва регистрацията на марката на Nissan поради възможност от объркване с по-ранната марка за идентични стоки.

Nissan обжалва с довода, че множество марки съдържащи цифри са били регистрирани за стоките от клас 12. Освен това компанията предоставя подписано споразумение с General Motors за едновременно съществуване на марките на пазара.

Патентното ведомство обаче отказва отново регистрацията. Независимо от предоставеното споразумение, ведомството счита, че е възможно потребителите да бъдат заблудени при наличието на двете марки едновременно на пазара за едни и същи стоки.

English version

IP Tango reports about an interesting case in Peru. Nissan Motor filed an application for trademark NP300 for Class 12.

General Motors is an owner of an earlier mark N300 for the same Class.

The Peruvian Patent Office refused to register aforementioned mark because of possible confusion between them taking into account the identical goods.

Nissan appealed against this decision pointed out that there are so many registered marks with numbers in this Class. Further more, Nissan gave a coexisting agreement with General Motors about the marks.

The Office upheld its decision continued to asserted that there is a risk for consumer confusion.